Amici hablan ante Rosen en desafío en banc en CAFC

“AIPLA advirtió que cambiar el marco existente 'causaría una incertidumbre significativa en un área desafiante de la ley de patentes de diseño que ha funcionado razonablemente bien durante más de 40 años'”.

Esta semana, 10 amici intervinieron en la Corte de Apelaciones del Circuito Federal (CAFC) de EE. UU. en una inusual revisión en pleno de la decisión del tribunal de enero de 2023 en el caso LKQ Corporation contra GM Global Technology Operations. Esa decisión confirmó un fallo de la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes (PTAB) que LKQ no demostró mediante una preponderancia de la evidencia que la patente de diseño de GM era anticipada o habría sido obvia.

La apelación en pleno solicita a la CAFC que considere las dos preguntas siguientes:

“1. Si el enfoque rígido para evaluar la obviedad de los diseños según In re Rosen, 673 F.2d 388, 391 (CCPA 1982) y Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc., 101 F.3d 100 (Fed Cir. 1996) es consistente con la interpretación de la Corte Suprema de 35 USC § 103 en KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 US 398 (2007); y

2. ¿Qué estándar, de conformidad con KSR y 35 USC §171, debería reemplazar el requisito actual de que un solicitante de patente identifique una referencia principal que sea básicamente la misma que el diseño reivindicado como requisito previo para evaluar la obviedad y la limitación adicional que permite la modificación del referencia primaria sólo si hay una referencia secundaria que esté “tan relacionada” con la referencia primaria que la aparición de ciertas características ornamentales en una sugeriría la aplicación de esas características a la otra”.

La llamada prueba Rosen-Durling requiere que, en primer lugar, conforme a In re Rosen (CCPA, 1982), los tribunales identifiquen una referencia de la técnica anterior “cuyas características de diseño sean básicamente las mismas que las del diseño reivindicado”. A continuación, según Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir., 1996)), si se identifica dicha referencia, el tribunal considera si se puede modificar en función de otras referencias que surjan. con “la misma apariencia visual general que el diseño reivindicado”.

LKQ argumentó en su petición de nueva audiencia en pleno en marzo que la CAFC y su tribunal predecesor han estado aplicando un "enfoque rígido" para determinar la obviedad de las patentes de diseño durante 40 años, y que la decisión de la Corte Suprema de 2007 en KSR International v. Teleflex, Inc. anuló expresamente tal enfoque.

El Circuito Federal finalmente dijo en su decisión de enero que “[n]osotros, como panel, no podemos anular a Rosen o Durling sin una directiva clara de la Corte Suprema”. Pero en junio, el tribunal concedió la revisión en pleno.

Seis de los 10 escritos presentados el lunes apoyan a LKQ, mientras que cuatro se presentaron en apoyo de ninguna de las partes. Los informes amicus curiae en apoyo de GM deberán presentarse a más tardar el 12 de octubre de 2023.

La Asociación Estadounidense de Derecho de Propiedad Intelectual (AIPLA), que no apoya a ninguna de las partes, dijo que “el marco Rosen-Durling para evaluar la no obviedad en el contexto de las patentes de diseño cumple con los principios de KSR al proporcionar un enfoque amplio y flexible que deja un amplio espacio para que los investigadores puedan ejercer el sentido común, la lógica y el buen juicio”. AIPLA advirtió que cambiar el marco existente “causaría una incertidumbre significativa en un área desafiante de la ley de patentes de diseño que ha funcionado razonablemente bien durante más de 40 años”.

Señalando los orígenes del enfoque KSR sobre la obviedad, AIPLA explicó que nada en KSR anula o deroga la prueba de Rosen-Durling. La Corte Suprema en KSR señaló que “las reglas y los marcos analíticos estructurados no son problemáticos per se, sino que sólo se vuelven problemáticos cuando 'niegan a los investigadores el recurso al sentido común'”.

De manera similar, el escrito de Estados Unidos solicita al tribunal que mantenga sustancialmente el marco Rosen-Durling, pero que aclare el marco para reemplazar “la terminología 'básicamente la misma' de Rosen con un lenguaje que indique al examinador u otro investigador que pregunte si existe un punto de partida adecuado. o referencia base que tenga en términos generales un efecto visual general similar al del diseño reivindicado”.

Si bien la Asociación de Derecho de Propiedad Intelectual de Nueva York (NYIPLA) también presentó un escrito apoyando a ninguna de las partes, la organización dijo que el presente caso sugiere que “la aplicación continua de la llamada prueba de Rosen puede considerarse potencialmente inconsistente con el razonamiento de la Corte Suprema en KSR. "

Los seis escritos presentados en apoyo de LKQ fueron presentados por amici de las industrias de seguros y reparación de automóviles y en términos generales exigen la eliminación total de la prueba Rosen-Durling.

La Asociación Estadounidense de Seguros contra Accidentes de Propiedad (APCIA), la Asociación Nacional de Compañías Mutuales de Seguros (NAMIC) y la Asociación de Piezas Automotrices Certificadas (CAPA) escribieron que la prueba de Rosen-Durling es "demasiado rígida" y ha permitido a los fabricantes de equipos originales (OEM) "obtener y hacer cumplir las patentes de diseño sobre variaciones insignificantes de piezas año tras año". El escrito agregó:

“…[Bajo] la rigidez indebida de la prueba Rosen-Durling, las patentes de diseño—que de otro modo se considerarían obvias para un diseñador común—excluyen injustamente del mercado piezas de reparación competitivas y, por lo tanto, aumentan sustancialmente los costos de reparación, imponiendo un trato injusto y carga innecesaria... para los millones de propietarios de automóviles que son [nuestros] clientes”.

Y, mientras que AIPLA argumentó en su escrito que las patentes de diseño son diferentes de las patentes de utilidad y necesitan una prueba separada, el escrito presentado por Patent Law Professors, US PIRG, iFIXIT, The Repair Association y Securepairs dijo que “no debería haber un enfoque excepcional para “Diseñar doctrinas estatutarias de la ley de patentes (“disposiciones”) que las hacen diferentes de las doctrinas de la ley de patentes de utilidad” y que la prueba de Rosen-Durling debe ser derogada.

La patente en cuestión en el caso, la patente estadounidense D855,508, cubre una "barra protectora delantera de vehículo". En su decisión de enero, el Circuito Federal explicó que “al aplicar las pruebas establecidas en Rosen y Durling, la Junta concluyó que LKQ no logró identificar una referencia primaria suficiente y, por lo tanto, no pudo demostrar la obviedad mediante una preponderancia de la evidencia. LKQ presentó su escrito inicial en el caso el 15 de agosto.

Según Christopher Carani de McAndrews Held & Malloy, autor del escrito amicus curiae de AIPLA, el Circuito Federal no ha concedido una petición de revisión en banc en un caso de patente desde el 4 de enero de 2017 (en Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp, 851 F.3d 1241 (Fed. Cir. 2017)), y el tribunal solo ha concedido revisión en un caso de patente de diseño tres veces, la última vez el 27 de noviembre de 2007 en el caso Egypt Goddess v. Swisa. Los otros dos casos fueron Racing Strollers, Inc. contra TRI Industries, Inc. (1989) y ahora el caso LKQ.

En junio, Carani calificó de “histórica” la decisión de la CAFC de conceder una revisión en banc y añadió que “los cambios en la prueba no sólo afectarán a las patentes de diseño en los años venideros, sino también a los cientos de miles de patentes de diseño actualmente emitidas”.

Lea todos los escritos amicus actuales en su totalidad a continuación:

Eagle Eyes Traffic Industrial Co., Ltd. Asociación Estadounidense de Seguros contra Accidentes de Propiedad; Asociación Nacional de Compañías Mutuales de Seguros y Asociación de Piezas Automotrices Certificadas Piezas de Carrocería de Taiwán Asociación AutoCare Asociación por el Derecho Digital a la Reparación; Pares seguros; lo arreglo; Grupo de Investigación de Interés Público de EE. UU., Inc.; y profesores de derecho de patentesAutomotive Body Parts AssociationEstados UnidosAsociación Estadounidense de Derecho de Propiedad Intelectual (AIPLA)Asociación de Derecho de Propiedad Intelectual de Nueva YorkInstituto de Ciencias del Diseño y Políticas Públicas

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